COME REGISTRARE UN MARCHIO


Daniel de Mari

registrare un marchio

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La prima domanda che viene spontanea iniziando un’attività è: come registrare un marchio?

Che ce ne rendiamo conto o meno, spesso ad attrarre i consumatori molto più del prodotto in sé è il marchio, in cui viene riposta la fiducia prima ancora di conoscere il nuovo prodotto.

 

INNANZITUTTO COS’E’ UN MARCHIO?

E’ il segno che identifica un prodotto o un servizio, identificandone la provenienza. Ed è una vera e propria strategia di business adottata da aziende e start-up.

Utile per diffondere e accrescere la propria fama, fidelizzare i clienti e crearne di nuovi.

Appare evidente, quindi, come la registrazione del marchio abbia un’importanza strategica davvero rilevante per chi inizia un’attività.

 

REGISTRARE UN MARCHIO: ALCUNE INDICAZIONI

Tuttavia è bene tenere a mente che la registrazione non conferisce al titolare il monopolio assoluto per il segno scelto.

Ma piuttosto il diritto di vietare a terzi l’uso di marchi identici, o simili se sussiste un rischio di confusione, a quello registrato.

L’uso del marchio per prodotti diversi è altresì vietato quando chi usa il marchio trae un indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio precedente.

 

IL MARCHIO DI FATTO

Se si discute su come registrare un marchio, una precisazione va dedicata al cosiddetto marchio “di fatto”.

In questo modo ci si riferisce a un marchio, non registrato, ma ampiamente usato sul territorio.

Questo, se dotato di una certa fama, non è sfornito di ogni tutela ed è difendibile in giudizio. Ma a condizione che se ne dimostri la notorietà e l’effettiva utilizzazione.

Per una completa conoscenza delle norme attinenti al campo dei brevetti e dei marchi è possibile fare riferimento al Codice della Proprietà Industriale (CPI). Vediamo innanzitutto quali marchi è possibile registrare e i loro requisiti di validità.

 

QUALI MARCHI E’ POSSIBILE REGISTRARE?

Il CPI stabilisce registrabili tutti i segni, o loro combinazioni, rappresentabili graficamente. Tra questi rientrano le parole, regolamentate dall’art. 8, per il marchio denominativo.

E inoltre disegni reali o di fantasia per il marchio figurativo; la forma del prodotto o della sua confezione, disciplinati dall’art. 9, per il marchio di forma o tridimensionale.

Recentemente introdotti nella disciplina nazionale sono i marchi sonoro, di movimento, multimediale e olografico. Purché distinguano i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese.

 

PER SAPERE COME REGISTRARE UN MARCHIO E’ NECESSARIO CONOSCERE ALCUNI REQUISITI FONDAMENTALI

Per approcciarsi in questo mondo è bene conoscere anche i requisiti di validità del marchio. Ovvero novità, liceità e capacità distintiva.

Per essere considerato nuovo, non devono esistono marchi identici o simili già registrati per gli stessi prodotti o servizi che il marchio intende coprire.

Una ricerca di anteriorità è dunque un passo, facoltativo ma fortemente consigliato. Questo consentirà di verificare l’esistenza di un marchio registrato uguale al proprio.

 

UN REQUISITO IMPRESCINDIBILE

Proseguendo, un requisito imprescindibile affinché un marchio possa considerarsi lecito è il rispetto dell’ordine pubblico e delle disposizioni di leggi, con i quali non può entrare in contrasto.

La capacità di un marchio di identificare in modo immediato i prodotti o i servizi di un’impresa rispetto a quelli di un’altra costituisce invece la sua capacità distintiva.

Infine, il marchio non può essere ingannevole. Ovvero non può contenere parole che inducano a pensare che il prodotto abbia qualità che in realtà non possiede.

 

REGISTRARE UN MARCHIO: IL COSTO

Ma passiamo ora alla questione fondamentale se stai pensando di registrare un marchio, ovvero il costo per la sua protezione.

Le spese per la registrazione dipendono principalmente dagli obiettivi di business, in quanto esse variano sia in base al Paese in cui si desidera commercializzare il prodotto.

Ma anche dall’ampiezza dei settori merceologici da coprire. Per registrare un singolo marchio esclusivamente in Italia, ad esempio, il costo per la registrazione sarà la più basso rispetto a quello per operare in Europa o nei paesi extra-UE, o per registrare diversi marchi.

 

RIVOLGERSI A UN PROFESSIONISTA

Chiaramente, a queste spese si aggiunge il compenso dovuto al professionista che si occupa della pratica di registrazione.

E che ha molta esperienza su come registrare un marchio. Esaminiamo passo per passo entrambe queste categorie, distinguendo le tipologie di marchi esistenti e le prerogative del consulente.

 

IL MARCHIO: ALTRI PARTICOLARI

Come anticipato, un marchio è protetto solo nello stato in cui viene registrato. E cioè, a seconda dell’area geografica su cui si intende operare, quindi i costi variano.

Per commercializzare il prodotto solo in Italia è sufficiente la registrazione del Marchio Italiano con tasse molto contenute.

Mentre per vendere anche in Europa conviene optare per un Marchio Europeo. In questo caso le tasse sono più alte ma è possibile tutelare il Brand in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

Il Marchio Internazionale è invece la migliore soluzione. Sempre che l’obiettivo sia di espandere il marchio fuori dall’UE.

Comunque bisogna considerare la dipendenza delle tasse dai territori extra-UE in cui si desidera estendere il business e in cui occorre depositare singolarmente la domanda.

 

LE CLASSI MERCEOLOGICHE INCIDONO

Queste spese sono riferite ad una sola classe merceologica. Infatti, se l’intento è quello di coprire con un marchio più classi merceologiche, l’ammontare delle tasse potrebbe aumentare a seconda dei Paesi.

Mentre in alcuni Stati, tra cui gli Emirati Arabi e Macao, non è consentito il deposito del marchio in più classi. Il costo per la registrazione, in questi casi, deve essere moltiplicato per il numero delle classi merceologiche che si intende coprire con un marchio.

Nel caso si sia già provveduto alla registrazione di un marchio e si intenda aggiungerne altre in un secondo momento purtroppo è necessario sostenere i costi di una nuova e separata domanda di registrazione.

 

NON ESISTE UNA PROCEDURA UNICA

Se a questo punto vi state chiedendo se esista una procedura unica per poter registrare in tutti i Paesi e in tutte le classi merceologiche, allora rimarrete delusi. Infatti purtroppo non esiste una registrazione unica a livello mondiale.

Ciò appare ovvio considerando le regole, le procedure e le tassazioni che caratterizzano i singoli Paesi. E che sono sottoposte a frequenti cambiamenti.

 

ALCUNI PAESI RICHIEDONO SPESE EXTRA

In alcuni Stati, oltre alle tasse, sono presenti spese extra da sostenere.

Come negli USA, ad esempio, dove il titolare di un marchio registrato deve provare di averlo usato in quel territorio entro un certo arco di tempo, pena la cancellazione del marchio. Naturalmente questo richiede la predisposizione di documenti.

E, inoltre, prove di utilizzo del marchio sul territorio, con le relative tasse dovute all’Ufficio locale e al consulente. In più, nel caso ad esempio di marchi nazionali esteri, il ritiro del certificato originale ha dei costi da sostenere che dipendono dai territori in cui si opera.

 

REGISTRARE UN MARCHIO: EVENTUALI IMPEDIMENTI

Infine, possono presentarsi impedimenti nel registrare del marchio o alla concessione dello stesso.

Oppure può verificarsi la necessità di fornire ulteriori specifiche a quanto indicato nella domanda di deposito.

Queste sono le categorie per le quali può diventare necessario l’intervento di un consulente. E così i costi aumentano, in base al Paese e all’effettivo lavoro da svolgere.

 

QUANTO DURANO I DIRITTI

Per concludere, è bene precisare che i diritti conferiti dalla legge al titolare del marchio non hanno durata illimitata.

Ma, a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione, durano 10 anni. E alla scadenza è possibile rinnovare il marchio per ulteriori 10 anni presentando una nuova domanda.

L’art. 24 del CPI stabilisce altresì la pena di decadenza.

Ovvero il rischio di perdere la titolarità del marchio se esso non viene utilizzato nei cinque anni consecutivi alla registrazione.

Ciò avviene soprattutto se qualcun altro procede a registrare a sua volta quello stesso marchio.

 

MEGLIO AVVALERSI DI ESPERTI CHE SAPPIANO COME REGISTRARE UN MARCHIO

Per quanto depositare e registrare un marchio non sia eccessivamente difficile, è comunque un processo molto delicato.

Percò è sempre bene avvalersi di professionisti autorizzati a rappresentarti legittimamente e consigliarti, tra cui gli Avvocati e i Consulenti Marchi iscritti all’apposito albo.

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